Адвокат Александр Станишевский

Патент или ноу-хау/коммерческая тайна?

Проблемы выбора защиты объектов коммерческого использования
Патент
То, что рецепт кока-колы является самой известной коммерческой тайной, знают все. Но не все информированы о том, что работников компании Coca-Cola в 2021 году привлекли к уголовной ответственности за попытку хищения данного рецепта, секретность которого оценена в 120 миллионов долларов, с целью передачи сведений властям Китая1. Известна и удивительная история ноу-хау рецепта курицы KFC: написанный от руки, около 70 лет он хранился в железном сейфе. Позднее его на бронированном грузовом автомобиле в сопровождении конвоя переместили в более надежный сейф2. Рецепт специального соуса «Биг Мака» был настолько засекречен, что его аж потеряли сами топ менеджеры Макдональдса в 1980 году при переформулировании. Восстановить рецепт удалось лишь при обращении к оригинальному автору кулинарного произведения. И вскоре состав соуса опять засекретили.

Коммерческая тайна не обязательно связана с фаст-фудом. Коммерческой тайной является также алгоритм работы поисковика Google. Состав многоцелевой аэрозольной смазки WD-40 засекречен с момента изготовления продукта и не раскрыт до сих пор3. Среди энтузиастов в сфере интеллектуальной собственности в свое время было популярно дело Mercedes AMG High Performance Powertrains Limited v Benjamin Hoyle: по мнению немецкой организации господин Хойл сначала недобросовестно относился к хранению коммерческой тайны в отношении производимых двигателей, а позже и вовсе ушел работать в Ferrari4.

«Патентоваться» или «засекретиться»? Сегодня разберем способы защиты коммерческих продуктов, рассмотрим их преимущества и слабые стороны.

Термин «коммерческая тайна» рядом с термином «ноу-хау (секрет производства)» я употребляю не случайно: несмотря на то, что п. 144 Постановления Пленума Верховного Суда Р Ф № 10 от 23 апреля 2019 г. указывает, что секретность ноу-хау не обязательно должна быть обеспечена введением режима коммерческой тайны, но, по моему мнению, на момент написания настоящей заметки не существует иного правового инструмента, который мог бы быть более эффективным для обеспечения правовой защиты секрета производства частными лицами. Поэтому я считаю, что ноу-хау без режима коммерческой тайны не защищен надлежащим образом.

Коммерческая тайна/Ноу-хау

Коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, существование и использование которого позволяет обладателю этой информации находиться в благоприятном для него экономическом положении (получение коммерческой выгоды, сокращение расходов, увеличение доходов и прочее). Правовое регулирование осуществляется Федеральным законом «О коммерческой тайне».

Ноу-хау — информация о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, которая имеет коммерческую ценность из-за своей неизвестности третьим лицам, доступ которых к данной информации запрещен на законном основании, а обладатель информации принимает достаточные меры для соблюдения ее конфиденциальности. Регламентируется главой 75 четвертой части ГК РФ.

Преимущества ноу-хау/коммерческой тайны

Отсутствие бюрократических процедур, связанных с государственной регистрацией. Достаточно введения режима коммерческой тайны в отношении объекта распоряжением исполнительного органа юридического лица или ИП; заключением гражданско-правового договора о коммерческой тайне с контрагентами.

Отсутствие регистрационных взносов и взносов на поддержание действия исключительного права на ноу-хау и режима коммерческой тайны. Данные юридические конструкции действительны с момента принятия решения или заключения договора без вступительных или ежегодно оплачиваемых взносов.

Бессрочность действия, если в решении исполнительного органа или гражданско-правовым договором не предусмотрено иное.

Уголовно-правовая защита коммерческой тайны регулируется наравне с защитой налоговой и банковской тайн в ст. 183 УК РФ. Уголовная ответственность за противоправные действия в отношении коммерческой тайны начинает наступать с момента собирания сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконным образом в соответствии с ч. 1 ст. 183 УК РФ. В случае разглашения коммерческой тайны работником организации, ответственность наступает по ч. 2 ст. 183 УК РФ. В данных составах прослеживается, что доказывание по подобным делам не требует чрезмерного массива доказательств, хотя их не всегда выйдет с легкостью получить. Однако при наличии прямых доказательств позитивный исход дела для обладателя ноу-хау предсказуем.

Недостатки ноу-хау/коммерческой тайны

Бесполезность ноу-хау как ценной информации после первого разглашения коммерческой тайны.

Риск неполучения патента после разглашения. Объект патентного права в любом случае должен отвечать такому условию как новизна, которому крайне трудно (или невозможно) соответствовать, если сведения в отношении объекта были разглашены.

Риск утечки коммерческой тайны. Обладатель данной конфиденциальной информации обязан предоставлять сведения о ней государственным или муниципальным органам по их мотивированному запросу. Никто не застрахован от утечки предоставленных сведений из органов. Более того, никто не застрахован от этой утечки в том случае, запрос направлялся вследствие использования административного ресурса конкурентами или иными заинтересованными лицами.

Проблемы привлечения к ответственности работника за разглашение коммерческой тайны. Проблема привлечения к ответственности за разглашение коммерческой тайны контрагента по гражданско-правовому договору не так остра, поскольку в договор можно включить любые гражданско-правовые меры ответственности и способы обеспечения исполнения обязательства по хранению коммерческой тайны. Стоит отметить, что контрагентами по гражданско-правовому договору выступают иные субъекты предпринимательской деятельности (ИП и юридические лица), не входящие в структуру организации-обладателя прав на ноу-хау: это значит, что с каждым новым договором риск утечки коммерческой тайны увеличивается. Но самый высокий риск разглашения коммерческой тайны всегда исходит от собственных (в том числе и бывших) работников. Сразу оговоримся — схема с лицами, «занятыми» на основании договора об оказании услуг/подряда, а на самом деле фактически состоящими с организацией или ИП в трудовых отношениях, не является уходом от этой проблемы.

При разглашении коммерческой тайны работником, он будет обязан возместить только лишь убытки (ст. 11 ФЗ «О коммерческой тайне). Никаких штрафных неустоек предусмотреть нельзя. Убытки — это реальный ущерб + упущенная выгода (ст. 15 ГК РФ). Однако ст. 238 Трудового кодекса РФ устанавливает, что упущенная выгода не может быть взыскана с работника. Взыскивается только прямой действительный ущерб, который составляет реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, или который может выражаться в необходимости для работодателя произвести затраты или излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам. В ст. 243 ТК РФ указано, что работник, разгласивший коммерческую тайну, несет материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба. ТК не определяет порядок определения размера ущерба в случае разглашения коммерческой тайны. Ст. 248 ТК РФ обязывает работодателя самостоятельно установить размер причиненного ущерба, в том числе и с привлечением специалистов.

Взыскивание убытков по делам, где нет реального ущерба имуществу всегда очень сложное мероприятие в части доказывания объема причиненного вреда. Но взыскивание убытков только в части прямого действительного ущерба (без упущенной выгоды) в деле о разглашении коммерческой тайны не окончится для работодателя каким-либо позитивным результатом. Прямой действительный ущерб разглашением коммерческой тайны не наносится, так как само разглашение приводит к неполучению доходов, которые обладатель ноу-хау получил бы, если бы его право не было нарушено. То есть к упущенной выгоде. А ее нельзя взыскивать с работника в соответствии с вышеуказанными нормами Трудового кодекса РФ.

Данное положение — самый фатальный пробел в правовом регулировании коммерческой тайны.

Возможная дороговизна поддержки — как на это указывал самый первый абзац настоящей публикации в примере Макдональдса. Чтобы поддерживать режим конфиденциальности сведений, необходимо будет предусмотреть организацию взаимодействия с ними, их хранение, а также их защиту, что обязательно будет включать в себя привлечение специалистов в сфере IT по информационной безопасности, готовых круглосуточно реагировать на любые попытки неправомерного завладения охраняемой информацией.

Административно-правовая защита коммерческой тайны в КоАП РФ отсутствует. Однако можно поставить вопрос о целесообразности такой защиты. В том случае, если разглашение коммерческой тайны будет признано недобросовестной конкуренцией, то виновный понесет административную ответственность именно за недобросовестную конкуренцию. Также стоит отметить рассмотренную выше уголовную ответственность по ст. 183 УК РФ и состав обозначенного в данной статье преступления. Представляется, что для административной ответственности за собирание и разглашение коммерческой тайны в российском законодательстве просто не нашлось места.

Патент

Как гласит ст. 1345 ГК интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами. Исключительные права на объект патентного права приобретаются после государственной регистрации патента.

Почему патент противопоставляется ноу-хау/коммерческой тайне? Потому что в соответствии со ст. 1385 Роспатент публикует сведения о заявке на изобретение и промышленный образец, с которыми вправе ознакомиться любые лица еще до принятия решения о выдаче патента. А после принятия данного решения о Роспатент публикует сведения о выдаче патента на изобретение или полезную модель, в том числе название и формулу изобретения или полезной модели; название промышленного образца и изображение изделия, дающие полное представление о всех существенных признаках промышленного образца. С данными сведениями, составляющими информацию с неограниченным доступом, вправе ознакомиться любое лицо. Отсюда и проблема — либо скрытый ноу-хау, либо всем доступный патент.

Преимущества патента

Гражданско-правовая защита — возможно, самый сильный «козырь» патента. Патентообладатель, чьи исключительные права были нарушены, вместо возмещения убытков, наряду с другими способами защиты вправе требовать выплаты ему компенсации либо в размере от 10-ти тысяч до 5-ти миллионов рублей, либо в двухкратном размере стоимости права использования объекта патентных прав. Первый способ представляется более удобным. Да, в соответствии с п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда Р Ф № 10 от 23 апреля 2019 г. компенсацию необходимо обосновать, иначе суд оставит исковое заявление без движения. Но все же это совсем не доказывание причиненных убытков, которое всегда сложно осуществлять в делах о нарушении прав на интеллектуальную собственность.

Общедоступность сведений о патентообладателе позволяет неограниченному кругу лиц — потенциальных лицензиатов — обращаться к патентообладателю с просьбой о предоставлении им удостоверенного патентом права использования объекта патентного права на коммерческой основе.

Возможность капитализации патента без отчуждения исключительных прав. Конечно, патентообладатель вправе также заключить договор отчуждения исключительного права на объект патентного права. И обладатель ноу-хау тоже может заключать лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии. Однако обладатель коммерческой тайны увеличивает риск ее разглашения с каждым новым заключаемым договором, не предусматривающим отчуждения объекта коммерческой тайны другому лицу. В данной ситуации патентообладатель находится в более выигрышном положении, так как может заключить несколько лицензионных договоров или договоров коммерческой концессии, и, получая пассивный доход, заниматься дальше изобретательской или иной деятельностью, не переживая о возможных убытках, которые могли бы быть причинены партнерами по договорным отношениям.

Превентивность нарушения исключительных прав в лицензионном договоре может быть предусмотрена любыми гражданско-правовыми механизмами обеспечения исполнения обязательств: залогом, неустойкой, поручительством и другими способами, обозначаемыми в тексте соглашения. Стороны также вправе предусмотреть виды и формы гражданско-правовой ответственности.

Административная ответственность за нарушение патентных прав содержится в ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ. Однако, целесообразность использования данного способа защиты прав весьма сомнительна — штрафы низкие, а гражданско-правовая защита в разы эффективней. Защита права в порядке, указанном в Федеральном законе «О защите конкуренции» также предпочтительней КоАПовского порядка.

Недостатки патента

Не все объекты патентоспособны. Объектами патентных прав признаются изобретения, полезные модели и промышленные образцы, обладающие своими признаками и являющиеся патентоспособными только в случае наличия обозначенных законом признаков. Например, компьютерная программа (в ГК — программа для ЭВМ) не относится ни к одному из вышеперечисленных объектов, следовательно, не патентоспособна, хоть и может быть засекречена коммерческой тайной. Поэтому объект (товар, технологию или что-либо еще) предварительно необходимо исследовать на патентоспособность.

Бюрокатия в связи с регистрацией. Составление заявки и подготовка документов, подача заявки, формальная экспертиза (максимум — 2 месяца), экспертиза по существу, регистрация патента, получение патента. Сроки регистрации патентов Гражданским кодексом РФ не предусмотрены. Приказом же Минэконом развития РФ от 25.05.2016 № 315 указано, что сроки получения патента на изобретение составляет тридцать четыре месяца, на полезную модель — двадцать четыре (п. 13 Приказа). Срок регистрации промышленного образца — двадцать месяцев. Конечно, в действительности патент можно получить значительно раньше обозначенных сроков, но в любом случае это не будет делом одного-двух месяцев.

Обязательность уплаты регистрационных платежей и ежегодной оплаты годовой патентной пошлины на поддержание патента.

Ограниченность срока действия патента. Срок действия исключительного права на изобретение составляет 20 лет, на полезную модель — 10 лет, на промышленный образец — 5 лет. Срок действия патента на промышленный образец может быть неоднократно продлен еще на 5 лет, но в сумме не более 25 лет с момента подачи заявки на выдачу патента в Роспатент. Однако, стоит отметить, что обсуждение промышленного образца в данной теме противопоставления коммерческой тайны и патента можно поставить под вопрос, так как промышленный образец — зарегистрированная «внешность», «оболочка» объекта. Сама идея сокрытия «внешности» коммерческой тайной может представляться бессмысленной в зависимости от обстоятельств.

Доступность сведений об объекте патентования является недостатком только для тех, кто заинтересован в сокрытии сведений об объекте. Для них это первостепенный фактор при избрании режима коммерческой тайны. Для всех остальных это не имеет никакого значения.

Уголовно-правовая защита патентных прав установлена ст. 147 УК РФ, и она очень проблемна. Чтобы нарушение патентного права могла быть признано в качестве преступления, оно должно причинить крупный ущерб, а размер этого крупного ущерба, в отличии от ст. 146 УК РФ, не установлен. Аналогия права и аналогия закона в уголовном праве запрещены. Совет дает Верховный Суд в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.04.2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»: подмечая, что размер крупного ущерба действительно не регламентирован, «пленум» утверждает, что при установлении размера ущерба необходимо исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия и размера убытков, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации). Также Верховный Суд обращает внимание на ст. 15 ГК РФ, устанавливающую, что у лица, нарушившего право и получившего вследствие этого доход, лицо, чье право нарушено, вправе требовать у первого субъекта возмещения упущенной выгоды в размере не менее упомянутых доходов.

Однако подсчет данного крупного размера ущерба — сложное мероприятие, которое должно устоять и в течении следствия, и у прокурора, и в суде. Более того, при таком существующем механизме определения размера ущерба, скорее всего, в возбуждении уголовного дела откажут даже в случае предоставления собственных расчетов. Но в то же время если есть возможность самому установить размер потерь, так почему бы не пойти в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции? Более того, ГК РФ дает возможность взыскивать компенсацию вместо убытков, доказывание объема которых всегда сопряжено с рядом трудностей. Таким образом, стоит вообще поставить вопрос о целесообразности применения уголовно-правовой защиты патентных прав, которая в своей эффективности и правовой регламентации значительно уступает гражданско-правовому пути.

Вывод

Стоит добавить, что в отношении и коммерческой тайны, и патентов одинаково действует правовая защита от недобросовестной конкуренции в соответствии со статьями 14.5, 14.7 и 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции». Тут оба рассматриваемых объекта полностью равны.

Также добавим, что защита коммерческой тайны с помощью уголовно-правового и административно-правового способов является не самой предпочтительной и явно уступающей гражданско-правовому и предоставленному ФЗ «О защите конкуренции» способам, которые можно еще и связать между собой. Конечно, все зависит от ситуации, но сказанное подойдет к подавляющему большинству случаев нарушения патентных прав и исключительных прав на ноу-хау. Уголовно-правовой и административно-правовой способы были задействованы в основном для чистоты исследования. Применение данных методов и форм защиты прав на практике зачастую не отвечает интересам правообладателя.


Таким образом, в том случае, если неизвестность секрета производства третьим лицам стоит у хозяйствующего субъекта на первом месте, то здесь очевидна необходимость введения режима коммерческой тайны. В то же время мы увидели, что данный институт сопряжен со многими рисками, тогда как патент грешен в основном лишь тем, что информация о нем доступна всем заинтересованным. Ну и, конечно, продолжительными сроками получения правовой защиты (регистрации) и денежными затратами на уплату государственных пошлин.
Источники
1
R. Horstman, L. Schwartz, W. Pellett, E. Tucker. Former Coca-Cola Employee Convicted of Stealing Trade Secrets for the Chinese Government // Crowell & Moring’s Trade Secrets Trends blog — ссылка
2
Trade Secrets and Patients: Everything You Need to Know // Legal Service India — ссылка
3
Trade Secrets: 10 of the Most Famous Examples // VETHAN LAW FIRM BLOG — ссылка
4
J.D. Lindemans, P. Chakrabarti. Vroom vroom! Mercedes v Ferrari-bound Engineer // Crowell & Moring’s Trade Secrets Trends blog — ссылка
Автор: Станишевский Александр Игоревич
Источник: Блог Адвоката Александра Станишевского