Адвокат Александр Станишевский
Товарный знак и Доменное имя | Доменные споры
Рассматриваем соотношение товарного знака и доменного имени, а также способы защиты прав, нарушенных при использовании обозначений
Отношения, за которые переживаешь больше, чем за свои
Когда в 2019 году Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял Постановление «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ», слезы радости наворачивались на мои глаза. А все потому, что Верховный Суд прямо указал, что доменное имя не является результатом интеллектуальной деятельности или средством индивидуализации, т. е. объектом права интеллектуальной собственности.
Верховный Суд руководствовался типичной формальной юридической логикой: раз доменного имени нет в списках результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации организаций, товаров и услуг; то доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности.
А ведь ранее мнение о том, что доменное имя фактически является объектом права интеллектуальной собственности (или должно им быть) было крайне распространено. Да и сейчас, в «постпленумовское» время, можно найти в доктрине мнения о том, что доменное имя необходимо включить в перечень средств индивидуализации и признать объектом интеллектуальных прав. Доменное имя называли товарным знаком, используемым в сети «Интернет»1; коммерческим обозначением, которое может являться частью фирменного наименования2. В 2017 г., подчеркивая интеллектуально правовую природу доменного имени, было предложено законодательно закрепить его как средство индивидуализации юридического лица3.
Обратимся к той самой формальной юридической логике. В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, индивидуализирующее товары или услуги. В ст. 1478 ГК указано, что обладателем исключительного права на товарный знак может быль или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменным именем признается обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». В той же статье указано, что обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. В п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» указывается, что обладателем информации может быть фактически любой субъект права — физические и юридические лица, РФ и ее субъекты, а также муниципальные образования.
Кстати, стоит обратить внимание также на пробел в статье: статья не указывает, что обладателем информации могут выступать иностранные организации, которые в РФ не отвечают признакам юридического лица; иностранные государства; международные организации. Стоит также отметить, что по смыслу Федерального закона «О средствах массовой информации» обладателем информации является также и СМИ, структурное устройство которых в соответствии с вышеуказанным законом достаточно своеобразно — СМИ не только может не быть юридическим лицом, но и сама редакция может выступать лишь совокупностью граждан, не имеющей какой-либо организационно-правовой формы. Стоит ли звать СМИ особой организационно-правовой формой — отдельный и не рассматриваемый в рамках данной публикации вопрос, однако упомянуть неоднозначную структуру СМИ как субъекта права необходимо.
Таким образом мы имеем следующие выводы: во-первых, субъектами права на товарный знак являются только ИП и юридические лица, в то время как администратором доменного имени может быть кто угодно. Во-вторых, товарный знак индивидуализирует товары и услуги вышеуказанных субъектов, в то время как доменное имя выполняет функцию адресации сайта, предоставляющего доступ к размещенной на нем информации вне зависимости от деятельности или интересов администратора доменного имени: будь то коммерческая или некоммерческая деятельность, а то и вовсе деятельность «по ту сторону коммерции или некоммерции».
В 2002 г., 2004 г. и уж тем более в 2017 году представители доктрины вполне могли бы обнаружить веб-сайты, которые абсолютно никаким образом не были связаны с коммерческой деятельностью или с чем-либо похожим на нее. Еще в 2000 году можно было бы найти множество персональных сайтов, имиджбордов и форумов. Мне, почему-то, в голову пришел найденный в конце 1990-ых сайт-загадка mortis.com, который до сих пор окутан пеленой мистики4. Переводившийся с латыни как «смерть», сайт содержал терабайты данных и одну страницу, требовавшую введения логина и пароля. Пройти свозь эту страницу так никому и не удалось, что создало почву для всевозможных догадок о содержимом сайта. Вероятнее всего то, что владелец сайта (поклонник Говарда Лавкрафта) хранил на нем множество «спираченных» фильмов, которыми делился только со своими близкими. И таких сайтов с пиратским контентом для личного потребления было достаточно, чтобы вообще быть осведомленным о таком феномене в то время.
Я к чему вообще — к тому, что владение сайтом или администрирование доменного имени может и не сводиться к коммерции или даже к индивидуализации каких-либо объектов гражданского оборота. Вообще, саму проблему индивидуализации в контексте доменного имени можно поставить если не под вопрос, то хотя бы под иной угол обзора, подняв тему зеркал веб-сайтов. Не только субъекты коммерческой деятельности и организации вправе быть администраторами доменных имен. Доменные имена, ведущие на сайты-портфолио, блоги, сайты СМИ и прочие интернет-ресурсы тому пример. В. О. Калятин, который выступает против отнесения доменного имени к интеллектуальной собственности, отмечает, что доменные имена имеют также и дополнительные назначения, в числе которых индивидуализация их владельца, товаров и услуг5. В то же время любимый мною сайт, на который доменное имя murders.ru производит адресацию, не только не индивидуализирует владельца доменного имени, но и всячески противится и противостоит этому.
Любому человеку, пользующемуся Интернетом в современном мире, представляется очевидным, что доменное имя выполняет индивидуализирующую функцию в отношении сайта в сети «Интернет», информационного ресурса. Но в понятии «доменное имя», данном в статье 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» применено слово «адресация», и, на мой взгляд, законодатель поступил правильно, применив чисто технический термин. Понятие «идентификация», которое также можно было бы применить к функции доменного имени, слишком многосмысленно, слишком широко, слишком полиинституционально в своем применении. Слово «индивидуализация» не употребляется в определении «доменного имени» из-за того, что «индивидуализация» тянет за собой обозначенный частью четвертой ГК РФ коннотативный след, который бы запросто запутал правоприменителя, поставив доменное имя в серую зону между информационным правом и правом интеллектуальной собственности. «Адресация» — наиболее удачное понятие, которое включает в себя как технические аспекты, так и идентификацию и индивидуализацию. Именно через «адресацию» администратор доменного имени, который в том числе является и владельцем соответствующего сайта, имеет инструментарий правовой защиты при «угоне» его доменного имени, переадресовывающего пользователя на совсем другой интернет-ресурс, в том числе и на фишинговый сайт.
Индивидуализирующая функция доменного имени в отношении информационных ресурсов традиционно признавалась теми представителями доктрины, которые не разделяли мнение о принадлежности доменных имен к интеллектуальной собственности. Например, правовед А. Г. Серго указывает, что доменное имя призвано не столько обеспечить адресацию запросов, сколько заменить набор цифр емким и запоминающимся обозначением, т. е. индивидуализировать определенный интернет-ресурс6. Правовед обозначает функцию индивидуализации доменного имени как основную. Вообще подобное воззрение довольно широко разделяется в доктрине. Свое мнение в отношении индивидуализации как основной функции, которое можно представить как контраргумент, я выразил в предыдущем абзаце, но кое-что все же стоит добавить.
Процитированная позиция А. Г. Серго, высказанная в 2005 году и недостаточно обращенная к технической стороне адресации, попросту устарела в связи с распространением киберсквоттинга, домейнинга (который с момента высказывания А. Г. Серго успел и расцвести, и, на мой взгляд, умереть), иного взлома информационных ресурсов, фишинга и пр. Я уже и не упоминаю доменные имена на псевдодомене. onion, которые и близко не отличаются емкостью и запоминаемостью, но уже являются неотъемлемой частью современного информационного пространства. Подобное обстоятельство скорее показывает нам необходимость «поспевания» доктрины информационного права и права интеллектуальной собственности за технологическими изменениями. Правовые воззрения всегда сопряжены с риском утраты своей актуальности в связи с изменением законодательства, однако доктрина, касающаяся правовых отношений в сфере информационных технологий, несет данный риск в двухкратном размере. Многие объявленные авторитетными теоретические исследования в сфере юриспруденции информационных технологий появились на свет в конце девяностых-начале двухтысячных. Различные последовавшие за ними доктринальные работы эры «десятых» (да и начала двадцатых, если так посмотреть) вырастают из «авторитетных» работ, пустив свои корни именно в них. Хотя, читая «авторитетные» работы в 2021 году, нельзя не приметить через сколь многое было переступлено, сколь много было забыто и оставлено в техническом плане, сколь много появилось новых проблем и какую обширную территорию заняло технологическое разветвление, шаги которого никогда не обозначались «шагами-в-себе-или-для-себя», но всегда преподносились «перешагиваем-через-что-то». Однако вопросы устаревания правовой доктрины в сфере информации и влияние сего процесса как на последующую доктрину, так и на правоприменение, мы рассмотрим ближе в рамках этого блога в статьях о киберпреступности, когда будем разбирать составы преступлений в сфере компьютерной безопасности.
В учебнике по праву интеллектуальной собственности, составленному под общей редакцией Людмилы Александровны Новоселовой, в настоящее время являющейся председателем Суда по интеллектуальным правам, приведено хорошее сравнительное описание отношений между доменным именем и правом интеллектуальной собственности. Автор, отмечая наличие «определенной индивидуализирующей функции» доменного имени, сравнивает его функционал с почтовым адресом, индивидуализирующим некое здание, что обусловлено тем, что в силу естественных причин невозможно существование двух объектов с одним адресом7. Сопоставление с почтовым адресом действительно относительно точное, но нельзя не добавить, что автор сравнения сначала указывает на «наличие определенной индивидуализирующей функции», а позже, в сопоставлении с почтовым адресом здания, подводит индивидуализирующую функцию вплотную к обозначению ее как основной, как это сделал А. Г. Серго. В предыдущем абзаце я указывал на появление способов «увода» домена на другой сайт или, точнее, насаждения домена на сайт третьего лица. Не стоит забывать про виртуальность «здания». В результате неправомерных действий третьих лиц в сети «Интернет» по отношениям с доменным именем может выйти ситуация как фильме «Ирония судьбы»: адрес совпадает, но «здание» не то. Еще стоит учесть, что в нашей стране распространена практика адресации на один и тот же сайт несколькими доменными именами: одно может быть кириллическое, другое — написанное латиницей (сайт Верховного Суда тому пример). Но стоит отметить, что данное сравнение отлично справляется со своей функцией разграничения доменного имени от сферы действия права интеллектуальной собственности.
В вышеуказанном учебнике приводится немного иное от приведенного в ФЗ «Об информации…» определение доменного имени, а именно — «символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации и индивидуализации информационных ресурсов в сети Интернет, не признаваемое самостоятельным объектом интеллектуальных прав». Несмотря на то, что я был бы против включения данного определения в законодательство, не могу не отметить, что с прагматической точки зрения оно очень удачно. Прагматизм заключается в том, что приведенное определение дано доменному имени как относительному объекту гражданского оборота, где этому объекту четко отведено его место по отношению к интеллектуальной собственности. Определение, данное в учебнике под редакцией Л. А. Новоселовой также имеет свое прагматичное значение в доменных спорах. Конечно, понятие «доменное имя» — понятие информационного права и определение, данное ему Федеральным законом «Об информации…», дано в соответствии с предметом правового регулирования данного закона. И информационное право имеет свой самостоятельный предмет, никаким образом даже частично не зажимающийся в тисках предмета права интеллектуальной собственности.
Таким образом, мы выяснили, что доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности и не может им являться в том числе и ввиду индивидуализирующей функции, распространяющей свое воздействие на информацию, расположенную на информационном ресурсе в сети «Интернет».
Но что делать, если словесные обозначения товарного знака используются в доменном имени у постороннего лица? Если было зарегистрировано доменное имя, сходное с обозначением в товарном знаке, фирменном наименовании или коммерческом обозначении? Рассмотрим возможные варианты защиты прав.
Верховный Суд руководствовался типичной формальной юридической логикой: раз доменного имени нет в списках результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации организаций, товаров и услуг; то доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности.
А ведь ранее мнение о том, что доменное имя фактически является объектом права интеллектуальной собственности (или должно им быть) было крайне распространено. Да и сейчас, в «постпленумовское» время, можно найти в доктрине мнения о том, что доменное имя необходимо включить в перечень средств индивидуализации и признать объектом интеллектуальных прав. Доменное имя называли товарным знаком, используемым в сети «Интернет»1; коммерческим обозначением, которое может являться частью фирменного наименования2. В 2017 г., подчеркивая интеллектуально правовую природу доменного имени, было предложено законодательно закрепить его как средство индивидуализации юридического лица3.
Обратимся к той самой формальной юридической логике. В соответствии со ст. 1477 ГК РФ товарным знаком является обозначение, индивидуализирующее товары или услуги. В ст. 1478 ГК указано, что обладателем исключительного права на товарный знак может быль или юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» доменным именем признается обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». В той же статье указано, что обладатель информации — лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. В п. 1 ст. 6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» указывается, что обладателем информации может быть фактически любой субъект права — физические и юридические лица, РФ и ее субъекты, а также муниципальные образования.
Кстати, стоит обратить внимание также на пробел в статье: статья не указывает, что обладателем информации могут выступать иностранные организации, которые в РФ не отвечают признакам юридического лица; иностранные государства; международные организации. Стоит также отметить, что по смыслу Федерального закона «О средствах массовой информации» обладателем информации является также и СМИ, структурное устройство которых в соответствии с вышеуказанным законом достаточно своеобразно — СМИ не только может не быть юридическим лицом, но и сама редакция может выступать лишь совокупностью граждан, не имеющей какой-либо организационно-правовой формы. Стоит ли звать СМИ особой организационно-правовой формой — отдельный и не рассматриваемый в рамках данной публикации вопрос, однако упомянуть неоднозначную структуру СМИ как субъекта права необходимо.
Таким образом мы имеем следующие выводы: во-первых, субъектами права на товарный знак являются только ИП и юридические лица, в то время как администратором доменного имени может быть кто угодно. Во-вторых, товарный знак индивидуализирует товары и услуги вышеуказанных субъектов, в то время как доменное имя выполняет функцию адресации сайта, предоставляющего доступ к размещенной на нем информации вне зависимости от деятельности или интересов администратора доменного имени: будь то коммерческая или некоммерческая деятельность, а то и вовсе деятельность «по ту сторону коммерции или некоммерции».
В 2002 г., 2004 г. и уж тем более в 2017 году представители доктрины вполне могли бы обнаружить веб-сайты, которые абсолютно никаким образом не были связаны с коммерческой деятельностью или с чем-либо похожим на нее. Еще в 2000 году можно было бы найти множество персональных сайтов, имиджбордов и форумов. Мне, почему-то, в голову пришел найденный в конце 1990-ых сайт-загадка mortis.com, который до сих пор окутан пеленой мистики4. Переводившийся с латыни как «смерть», сайт содержал терабайты данных и одну страницу, требовавшую введения логина и пароля. Пройти свозь эту страницу так никому и не удалось, что создало почву для всевозможных догадок о содержимом сайта. Вероятнее всего то, что владелец сайта (поклонник Говарда Лавкрафта) хранил на нем множество «спираченных» фильмов, которыми делился только со своими близкими. И таких сайтов с пиратским контентом для личного потребления было достаточно, чтобы вообще быть осведомленным о таком феномене в то время.
Я к чему вообще — к тому, что владение сайтом или администрирование доменного имени может и не сводиться к коммерции или даже к индивидуализации каких-либо объектов гражданского оборота. Вообще, саму проблему индивидуализации в контексте доменного имени можно поставить если не под вопрос, то хотя бы под иной угол обзора, подняв тему зеркал веб-сайтов. Не только субъекты коммерческой деятельности и организации вправе быть администраторами доменных имен. Доменные имена, ведущие на сайты-портфолио, блоги, сайты СМИ и прочие интернет-ресурсы тому пример. В. О. Калятин, который выступает против отнесения доменного имени к интеллектуальной собственности, отмечает, что доменные имена имеют также и дополнительные назначения, в числе которых индивидуализация их владельца, товаров и услуг5. В то же время любимый мною сайт, на который доменное имя murders.ru производит адресацию, не только не индивидуализирует владельца доменного имени, но и всячески противится и противостоит этому.
Любому человеку, пользующемуся Интернетом в современном мире, представляется очевидным, что доменное имя выполняет индивидуализирующую функцию в отношении сайта в сети «Интернет», информационного ресурса. Но в понятии «доменное имя», данном в статье 2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» применено слово «адресация», и, на мой взгляд, законодатель поступил правильно, применив чисто технический термин. Понятие «идентификация», которое также можно было бы применить к функции доменного имени, слишком многосмысленно, слишком широко, слишком полиинституционально в своем применении. Слово «индивидуализация» не употребляется в определении «доменного имени» из-за того, что «индивидуализация» тянет за собой обозначенный частью четвертой ГК РФ коннотативный след, который бы запросто запутал правоприменителя, поставив доменное имя в серую зону между информационным правом и правом интеллектуальной собственности. «Адресация» — наиболее удачное понятие, которое включает в себя как технические аспекты, так и идентификацию и индивидуализацию. Именно через «адресацию» администратор доменного имени, который в том числе является и владельцем соответствующего сайта, имеет инструментарий правовой защиты при «угоне» его доменного имени, переадресовывающего пользователя на совсем другой интернет-ресурс, в том числе и на фишинговый сайт.
Индивидуализирующая функция доменного имени в отношении информационных ресурсов традиционно признавалась теми представителями доктрины, которые не разделяли мнение о принадлежности доменных имен к интеллектуальной собственности. Например, правовед А. Г. Серго указывает, что доменное имя призвано не столько обеспечить адресацию запросов, сколько заменить набор цифр емким и запоминающимся обозначением, т. е. индивидуализировать определенный интернет-ресурс6. Правовед обозначает функцию индивидуализации доменного имени как основную. Вообще подобное воззрение довольно широко разделяется в доктрине. Свое мнение в отношении индивидуализации как основной функции, которое можно представить как контраргумент, я выразил в предыдущем абзаце, но кое-что все же стоит добавить.
Процитированная позиция А. Г. Серго, высказанная в 2005 году и недостаточно обращенная к технической стороне адресации, попросту устарела в связи с распространением киберсквоттинга, домейнинга (который с момента высказывания А. Г. Серго успел и расцвести, и, на мой взгляд, умереть), иного взлома информационных ресурсов, фишинга и пр. Я уже и не упоминаю доменные имена на псевдодомене. onion, которые и близко не отличаются емкостью и запоминаемостью, но уже являются неотъемлемой частью современного информационного пространства. Подобное обстоятельство скорее показывает нам необходимость «поспевания» доктрины информационного права и права интеллектуальной собственности за технологическими изменениями. Правовые воззрения всегда сопряжены с риском утраты своей актуальности в связи с изменением законодательства, однако доктрина, касающаяся правовых отношений в сфере информационных технологий, несет данный риск в двухкратном размере. Многие объявленные авторитетными теоретические исследования в сфере юриспруденции информационных технологий появились на свет в конце девяностых-начале двухтысячных. Различные последовавшие за ними доктринальные работы эры «десятых» (да и начала двадцатых, если так посмотреть) вырастают из «авторитетных» работ, пустив свои корни именно в них. Хотя, читая «авторитетные» работы в 2021 году, нельзя не приметить через сколь многое было переступлено, сколь много было забыто и оставлено в техническом плане, сколь много появилось новых проблем и какую обширную территорию заняло технологическое разветвление, шаги которого никогда не обозначались «шагами-в-себе-или-для-себя», но всегда преподносились «перешагиваем-через-что-то». Однако вопросы устаревания правовой доктрины в сфере информации и влияние сего процесса как на последующую доктрину, так и на правоприменение, мы рассмотрим ближе в рамках этого блога в статьях о киберпреступности, когда будем разбирать составы преступлений в сфере компьютерной безопасности.
В учебнике по праву интеллектуальной собственности, составленному под общей редакцией Людмилы Александровны Новоселовой, в настоящее время являющейся председателем Суда по интеллектуальным правам, приведено хорошее сравнительное описание отношений между доменным именем и правом интеллектуальной собственности. Автор, отмечая наличие «определенной индивидуализирующей функции» доменного имени, сравнивает его функционал с почтовым адресом, индивидуализирующим некое здание, что обусловлено тем, что в силу естественных причин невозможно существование двух объектов с одним адресом7. Сопоставление с почтовым адресом действительно относительно точное, но нельзя не добавить, что автор сравнения сначала указывает на «наличие определенной индивидуализирующей функции», а позже, в сопоставлении с почтовым адресом здания, подводит индивидуализирующую функцию вплотную к обозначению ее как основной, как это сделал А. Г. Серго. В предыдущем абзаце я указывал на появление способов «увода» домена на другой сайт или, точнее, насаждения домена на сайт третьего лица. Не стоит забывать про виртуальность «здания». В результате неправомерных действий третьих лиц в сети «Интернет» по отношениям с доменным именем может выйти ситуация как фильме «Ирония судьбы»: адрес совпадает, но «здание» не то. Еще стоит учесть, что в нашей стране распространена практика адресации на один и тот же сайт несколькими доменными именами: одно может быть кириллическое, другое — написанное латиницей (сайт Верховного Суда тому пример). Но стоит отметить, что данное сравнение отлично справляется со своей функцией разграничения доменного имени от сферы действия права интеллектуальной собственности.
В вышеуказанном учебнике приводится немного иное от приведенного в ФЗ «Об информации…» определение доменного имени, а именно — «символьное обозначение, предназначенное для сетевой адресации и индивидуализации информационных ресурсов в сети Интернет, не признаваемое самостоятельным объектом интеллектуальных прав». Несмотря на то, что я был бы против включения данного определения в законодательство, не могу не отметить, что с прагматической точки зрения оно очень удачно. Прагматизм заключается в том, что приведенное определение дано доменному имени как относительному объекту гражданского оборота, где этому объекту четко отведено его место по отношению к интеллектуальной собственности. Определение, данное в учебнике под редакцией Л. А. Новоселовой также имеет свое прагматичное значение в доменных спорах. Конечно, понятие «доменное имя» — понятие информационного права и определение, данное ему Федеральным законом «Об информации…», дано в соответствии с предметом правового регулирования данного закона. И информационное право имеет свой самостоятельный предмет, никаким образом даже частично не зажимающийся в тисках предмета права интеллектуальной собственности.
Таким образом, мы выяснили, что доменное имя не является объектом интеллектуальной собственности и не может им являться в том числе и ввиду индивидуализирующей функции, распространяющей свое воздействие на информацию, расположенную на информационном ресурсе в сети «Интернет».
Но что делать, если словесные обозначения товарного знака используются в доменном имени у постороннего лица? Если было зарегистрировано доменное имя, сходное с обозначением в товарном знаке, фирменном наименовании или коммерческом обозначении? Рассмотрим возможные варианты защиты прав.
Защита прав в доменных спорах
Когда в 2019 году Пленум Верховного Суда Российской Федерации в принятом Постановлении «О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ» давал свои разъяснения по вопросам защиты прав правообладателей в доменных спорах, слезы радости у меня выступать не собирались. А все потому, что Верховный Суд воспроизвел многие положения Справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам в 2014 году8. Также ВС перенял положения из Справки о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору, вынесенной Судом по интеллектуальным правам9.
Но если предтечей разъяснений ВС были вышеуказанные акты Суда по интеллектуальным правам, то предтечей «Справок…» и окружающего их правоприменения был тот самый учебник под редакцией Л. А. Новоселовой.
Сначала оговоримся о двух вещах, часто встречаемых мной на практике.
Во-первых, регистрация доменного имени не означает автоматической регистрации товарного знака. Ничто автоматически не означает регистрации товарного знака за исключением самой регистрации товарного знака в Роспатенте. Товарный знак начинает свое существование только после своей регистрации. До нее соответствующее обозначение в лучшем случае может быть защищено как произведение графики, дизайна и иного изобразительного искусства.
Во-вторых, в реестре товарных знаков можно найти зарегистрированные обозначения, которые по своему виду выглядят как доменные имена: наименование сайта-точка-ру. Если просмотреть информацию о товарном знаке, то можно увидеть, что тот самый «точка-ру» не является охраняемым элементом. Тем не менее, если подобный товарный знак зарегистрирован, означает ли это то, что в адресной строке браузера мы вводим сам товарный знак? Не совсем. Юридический исход манипуляции с подобным товарным знаком/доменным именем во многом зависит от действий манипулирующего. В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, индивидуализация товаров и услуг может быть осуществлена путем размещения товарного знака в доменном имени. Товарный знак действует как индивидуализация товаров и услуг хозяйствующего субъекта, доменное имя же индивидуализирует информационный ресурс. Товарный знак по типу «наименование сайта-точка-ру» действителен именно как товарный знак, когда расположен на товарах правообладателя, на его сайте или в доменном имени. Юридически, «статус» товарного знака поглощен «статусом» доменного имени при отображении обозначения в адресной строке браузера, то есть доменное имя включает в себя размещенный товарный знак. Товарный знак, размещенный в доменном имени, признается таковым в случае, когда он полностью или частично (в части охраняемых элементов знака) отображается в доменном имени, которое размещено на товаре, рекламе, даже на самом сайте в качестве решения дизайна. Но в адресной строке браузера товарных знаков нет и быть не может.
В отношении доменных споров, вызванных смешением товарных знаков и доменных имен, Пленум ВС от 23 апреля 2019 года пошел по пути товароцентричности. То есть, смешения между товарным знаком одного субъекта и доменным именем другого субъекта недостаточно. Необходимо, чтобы на сайте, идентифицирующимся соответствующим доменным именем, были расположены товары или услуги, однородные с теми, в отношении которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку. Какие товары или услуги являются однородными? Однородность товаров или услуг — принципиальная возможность возникновения у потребителя товара или услуги представления о принадлежности этих товаров или услуг одному производителю или исполнителю.
Но у этого правила о товароцентричности есть исключение. В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на неоднородные с данным знаком товары. То есть хозяйствующий субъект в сфере оптовой торговли свежими яблоками, зарегистрировавший доменное имя, состоящее из слова «Apple» и обозначения какого-либо домена верхнего уровня, уверенно может ожидать искового заявления и заведомого его удовлетворения судом. В реальности Apple Inc. едва ли будет судиться по такому поводу (если только оптовый торговец яблоками не будет крупным участником рынка — но это уже внеюридические причины похода в суд), но готовая юридическая конструкция под подобную ситуацию уже есть.
Один из самых, на мой взгляд, эффективных способов защиты исключительных прав на товарный знак — защита через признание действий нарушителя недобросовестной конкуренцией и использование норм Федерального закона «О защите конкуренции». Во-первых, вместо суда можно пойти в Управление федеральной антимонопольной службы РФ. Во-вторых, это избавляет от уплаты государственной пошлины и самостоятельного доказывания состояния конкуренции в суде путем проведения экспертиз по анализу соответствующего рынка. В-третьих, на мой взгляд, УФАС РФ немножко свободней в вынесении своих решений по подобным спорам, и я сейчас объясню почему.
Запрет на недобросовестную конкуренцию не ограничивается лишь запретом на создание смешения в соответствии со ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции». Перечень действий, запрещенных в качестве недобросовестной конкуренции, является открытым по смыслу ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции». Ст. 4 упомянутого Федерального закона под недобросовестной конкуренцией понимает любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, которые противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и которые причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года под недобросовестной конкуренцией понимает всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Таким образом, жесткого ограничения поля деяний, признающихся актом недобросовестной конкуренции, нет.
Таким образом, обращение в УФАС по «новому» доменному спору, т. е. относительно ранее не известному судебной практике, с требованием о признании соответствующего действия недобросовестной конкуренцией предполагается наиболее предпочтительным ввиду меньшего объема доказывания, требуемого от заявителя; отсутствия государственной пошлины; наибольшей вероятности того, что комиссия выйдет за рамки привычных представлений о недобросовестной конкуренции, используя ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», и не будет связана судебной практикой по спорам хоть и похожим, но в природе своей существенно отличающимся. В Справке Суда по интеллектуальным права по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров также указано, что актом недобросовестной конкуренции может быть признана сама по себе регистрация доменного имени, что ведет к аннулированию подобной неправомерной регистрации. И этого можно добиться без походов в суд. Более того, любое решение УФАС всегда можно оспорить в арбитражный суд, а оттуда хоть до Верховного Суда дойти. Значит, мы прибавляем еще одну инстанцию. Хочу также добавить, что комиссии УФАС по недобросовестной конкуренции зачастую более внимательны в рассмотрении дел и у них нет болезни «конвеера решений по делам».
Иные способы защиты прав на товарный знак могут быть использованы путем применения ст. 10 ГК РФ со ссылкой на злоупотребление правом администратором доменного имени. Более того, в подобных делах необходимо исследование поведения администратора доменного имени, осуществляющего злоупотребление правом. Например, установление цели регистрации доменного имени может помочь в изобличении действий, направленных на причинение вреда обладателю исключительного права на товарный знак или иных противоправных целей, например, создание смешения в восприятии потребителя и (или) пользователя. В подобных случаях может даже не учитываться однородность или неоднородность товаров, а исковые требования могут быть удовлетворены ввиду установленного судом злоупотребления правом.
Но если предтечей разъяснений ВС были вышеуказанные акты Суда по интеллектуальным правам, то предтечей «Справок…» и окружающего их правоприменения был тот самый учебник под редакцией Л. А. Новоселовой.
Сначала оговоримся о двух вещах, часто встречаемых мной на практике.
Во-первых, регистрация доменного имени не означает автоматической регистрации товарного знака. Ничто автоматически не означает регистрации товарного знака за исключением самой регистрации товарного знака в Роспатенте. Товарный знак начинает свое существование только после своей регистрации. До нее соответствующее обозначение в лучшем случае может быть защищено как произведение графики, дизайна и иного изобразительного искусства.
Во-вторых, в реестре товарных знаков можно найти зарегистрированные обозначения, которые по своему виду выглядят как доменные имена: наименование сайта-точка-ру. Если просмотреть информацию о товарном знаке, то можно увидеть, что тот самый «точка-ру» не является охраняемым элементом. Тем не менее, если подобный товарный знак зарегистрирован, означает ли это то, что в адресной строке браузера мы вводим сам товарный знак? Не совсем. Юридический исход манипуляции с подобным товарным знаком/доменным именем во многом зависит от действий манипулирующего. В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, индивидуализация товаров и услуг может быть осуществлена путем размещения товарного знака в доменном имени. Товарный знак действует как индивидуализация товаров и услуг хозяйствующего субъекта, доменное имя же индивидуализирует информационный ресурс. Товарный знак по типу «наименование сайта-точка-ру» действителен именно как товарный знак, когда расположен на товарах правообладателя, на его сайте или в доменном имени. Юридически, «статус» товарного знака поглощен «статусом» доменного имени при отображении обозначения в адресной строке браузера, то есть доменное имя включает в себя размещенный товарный знак. Товарный знак, размещенный в доменном имени, признается таковым в случае, когда он полностью или частично (в части охраняемых элементов знака) отображается в доменном имени, которое размещено на товаре, рекламе, даже на самом сайте в качестве решения дизайна. Но в адресной строке браузера товарных знаков нет и быть не может.
В отношении доменных споров, вызванных смешением товарных знаков и доменных имен, Пленум ВС от 23 апреля 2019 года пошел по пути товароцентричности. То есть, смешения между товарным знаком одного субъекта и доменным именем другого субъекта недостаточно. Необходимо, чтобы на сайте, идентифицирующимся соответствующим доменным именем, были расположены товары или услуги, однородные с теми, в отношении которых была предоставлена правовая охрана товарному знаку. Какие товары или услуги являются однородными? Однородность товаров или услуг — принципиальная возможность возникновения у потребителя товара или услуги представления о принадлежности этих товаров или услуг одному производителю или исполнителю.
Но у этого правила о товароцентричности есть исключение. В соответствии с п. 3 ст. 1508 ГК РФ правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на неоднородные с данным знаком товары. То есть хозяйствующий субъект в сфере оптовой торговли свежими яблоками, зарегистрировавший доменное имя, состоящее из слова «Apple» и обозначения какого-либо домена верхнего уровня, уверенно может ожидать искового заявления и заведомого его удовлетворения судом. В реальности Apple Inc. едва ли будет судиться по такому поводу (если только оптовый торговец яблоками не будет крупным участником рынка — но это уже внеюридические причины похода в суд), но готовая юридическая конструкция под подобную ситуацию уже есть.
Один из самых, на мой взгляд, эффективных способов защиты исключительных прав на товарный знак — защита через признание действий нарушителя недобросовестной конкуренцией и использование норм Федерального закона «О защите конкуренции». Во-первых, вместо суда можно пойти в Управление федеральной антимонопольной службы РФ. Во-вторых, это избавляет от уплаты государственной пошлины и самостоятельного доказывания состояния конкуренции в суде путем проведения экспертиз по анализу соответствующего рынка. В-третьих, на мой взгляд, УФАС РФ немножко свободней в вынесении своих решений по подобным спорам, и я сейчас объясню почему.
Запрет на недобросовестную конкуренцию не ограничивается лишь запретом на создание смешения в соответствии со ст. 14.6 Федерального закона «О защите конкуренции». Перечень действий, запрещенных в качестве недобросовестной конкуренции, является открытым по смыслу ст. 14.8 ФЗ «О защите конкуренции». Ст. 4 упомянутого Федерального закона под недобросовестной конкуренцией понимает любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, которые противоречат законодательству РФ, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и которые причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам — конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 года под недобросовестной конкуренцией понимает всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. Таким образом, жесткого ограничения поля деяний, признающихся актом недобросовестной конкуренции, нет.
Таким образом, обращение в УФАС по «новому» доменному спору, т. е. относительно ранее не известному судебной практике, с требованием о признании соответствующего действия недобросовестной конкуренцией предполагается наиболее предпочтительным ввиду меньшего объема доказывания, требуемого от заявителя; отсутствия государственной пошлины; наибольшей вероятности того, что комиссия выйдет за рамки привычных представлений о недобросовестной конкуренции, используя ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», и не будет связана судебной практикой по спорам хоть и похожим, но в природе своей существенно отличающимся. В Справке Суда по интеллектуальным права по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров также указано, что актом недобросовестной конкуренции может быть признана сама по себе регистрация доменного имени, что ведет к аннулированию подобной неправомерной регистрации. И этого можно добиться без походов в суд. Более того, любое решение УФАС всегда можно оспорить в арбитражный суд, а оттуда хоть до Верховного Суда дойти. Значит, мы прибавляем еще одну инстанцию. Хочу также добавить, что комиссии УФАС по недобросовестной конкуренции зачастую более внимательны в рассмотрении дел и у них нет болезни «конвеера решений по делам».
Иные способы защиты прав на товарный знак могут быть использованы путем применения ст. 10 ГК РФ со ссылкой на злоупотребление правом администратором доменного имени. Более того, в подобных делах необходимо исследование поведения администратора доменного имени, осуществляющего злоупотребление правом. Например, установление цели регистрации доменного имени может помочь в изобличении действий, направленных на причинение вреда обладателю исключительного права на товарный знак или иных противоправных целей, например, создание смешения в восприятии потребителя и (или) пользователя. В подобных случаях может даже не учитываться однородность или неоднородность товаров, а исковые требования могут быть удовлетворены ввиду установленного судом злоупотребления правом.
Защита прав администратора доменного имени
А вот то, что Постановление Пленума Верховного Суда 2019 года так и не решило, так это вопрос о регистрационном приоритете между товарным знаком и доменным именем. Нарушены ли права обладателя исключительных прав на товарный знак доменным именем, которое было зарегистрировано до регистрации товарного знака? По сей день судебная практика неоднозначна (в том числе я и поэтому «загоняю» в УФАС). Еще при жизни Высший Арбитражный Суд РФ, реализуя полномочия суда надзорной инстанции, указывал, что если доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака, то в защите исключительного права на соответствующий товарный знак может быть отказано10.
А через пять лет Арбитражный суд Москвы вынес решение, в котором указал, что сам по себе факт того, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака, не может лишить правообладателя прав на защиту своего товарного знака11. В то же время, в учебнике под редакцией Л. А. Новоселовой указывается, что «общее мнение» состоит в том, что дата регистрации доменного имени значима для определения наличия противоправных действий у какой-либо стороны доменного спора. В абзаце втором п. 1.4 вышеупомянутой справки по доменным спорам, например, указано, что подача иска с требованием запрета использования доменного имени от лица, зарегистрировавшего товарный знак, администратору соответствующего доменного имени, в котором используется обозначение, ставшее известным (благодаря администратору) до регистрации товарного знака истцом, является злоупотреблением правом, и подобные исковые требования удовлетворению подлежать не будут.
Кстати говоря, в решении АС Москвы из предыдущего абзаца утверждено следующее положение: то, что регистрация доменного имени произошла раньше регистрации товарного знака не означает запрет правообладателю товарного знака защищать свои права. А далее: «доказательств использования спорного обозначения в иной области, не связанной с деятельностью истца, не представлено». Параллельно этому делу в тот же промежуток времени в Арбитражном суде Свердловской области рассматривалось дело о защите исключительных прав на товарный знак при использовании обозначения, сходного до степени смешения с товарных знаком в доменном имени ответчика. Суд полностью отказал истцу в удовлетворении его требований. Среди прочего АС Свердловской области указал, что доменное имя ответчика реально им использовалось в своей предпринимательской деятельности и связано с его фирменным наименованием12. Таким образом, защита администратором своего доменного имени может осуществляться в том числе и вследствие связи доменного имени с иными средствами индивидуализации хозяйствующего субъекта: не только товарного знака, но и фирменного наименования или коммерческого обозначения. Да, в ГК прямо не указано, что обладатели исключительных прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение могут размещать их в доменных именах. Но это не значит, что подобное законом не допускается. В соответствии со статьями 1474 и 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладатели вправе использовать свои средства индивидуализации в сети «Интернет». В силу положений ст. 6 ГК РФ, допускающей применение аналогии закона, и вследствие установленных обычаев оборота доменных имен, использование фирменного наименования и коммерческого обозначения в доменном имени законодательству не противоречит и потому вполне допускается. А если организация, имеющая коммерческое обозначение, включающее в себя фирменное наименование, регистрирует товарный знак, использующий это коммерческое обозначение, то такая организация вправе использовать в своем доменном имени все средства индивидуализации сразу: и товарный знак, и фирменное наименование, и коммерческое обозначение.
А через пять лет Арбитражный суд Москвы вынес решение, в котором указал, что сам по себе факт того, что доменное имя зарегистрировано ранее товарного знака, не может лишить правообладателя прав на защиту своего товарного знака11. В то же время, в учебнике под редакцией Л. А. Новоселовой указывается, что «общее мнение» состоит в том, что дата регистрации доменного имени значима для определения наличия противоправных действий у какой-либо стороны доменного спора. В абзаце втором п. 1.4 вышеупомянутой справки по доменным спорам, например, указано, что подача иска с требованием запрета использования доменного имени от лица, зарегистрировавшего товарный знак, администратору соответствующего доменного имени, в котором используется обозначение, ставшее известным (благодаря администратору) до регистрации товарного знака истцом, является злоупотреблением правом, и подобные исковые требования удовлетворению подлежать не будут.
Кстати говоря, в решении АС Москвы из предыдущего абзаца утверждено следующее положение: то, что регистрация доменного имени произошла раньше регистрации товарного знака не означает запрет правообладателю товарного знака защищать свои права. А далее: «доказательств использования спорного обозначения в иной области, не связанной с деятельностью истца, не представлено». Параллельно этому делу в тот же промежуток времени в Арбитражном суде Свердловской области рассматривалось дело о защите исключительных прав на товарный знак при использовании обозначения, сходного до степени смешения с товарных знаком в доменном имени ответчика. Суд полностью отказал истцу в удовлетворении его требований. Среди прочего АС Свердловской области указал, что доменное имя ответчика реально им использовалось в своей предпринимательской деятельности и связано с его фирменным наименованием12. Таким образом, защита администратором своего доменного имени может осуществляться в том числе и вследствие связи доменного имени с иными средствами индивидуализации хозяйствующего субъекта: не только товарного знака, но и фирменного наименования или коммерческого обозначения. Да, в ГК прямо не указано, что обладатели исключительных прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение могут размещать их в доменных именах. Но это не значит, что подобное законом не допускается. В соответствии со статьями 1474 и 1539 ГК РФ предусмотрено, что правообладатели вправе использовать свои средства индивидуализации в сети «Интернет». В силу положений ст. 6 ГК РФ, допускающей применение аналогии закона, и вследствие установленных обычаев оборота доменных имен, использование фирменного наименования и коммерческого обозначения в доменном имени законодательству не противоречит и потому вполне допускается. А если организация, имеющая коммерческое обозначение, включающее в себя фирменное наименование, регистрирует товарный знак, использующий это коммерческое обозначение, то такая организация вправе использовать в своем доменном имени все средства индивидуализации сразу: и товарный знак, и фирменное наименование, и коммерческое обозначение.
Источники
1
Осокин А. А. Правовой статус наименований доменов и товарных знаков // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2002. N 7
2
Данилина Е. А. Доменное имя и товарный знак: вопросы сходства и различия // Биржа интеллектуальной собственности. 2004. N 12
3
Кривин Д. В. Доменное имя как средство индивидуализации юридического лица // Российское право: образование, практика, наука. 2017. № 1 (97). — ссылка
4
Mortis.com // eyerys.com — ссылка
5
Калятин В. О. Изменение системы объектов интеллектуальных прав в связи с принятием четвертой части Гражданского кодекса // Закон. 2007. № 4
6
Серго А. Г. О некоторых подходах к правовому регулированию доменного имени // Информационное право. 2005. N 1
7
Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации: Учебник. Том 3. под общ. ред. Л.А. Новоселовой // «Статут», 2018 г
8
Справка по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам
от 28 марта 2014 года № СП-21/4 — ссылка
от 28 марта 2014 года № СП-21/4 — ссылка
9
Справка о некоторых вопросах, связанных с процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору. Утверждена
постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 года № СП-23/3 — ссылка
постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 2013 года № СП-23/3 — ссылка
10
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 9833/09 от 8 декабря 2009 г. по делу № А40−53 937/08−51−526 — ссылка
11
Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 апреля 2014 г. по делу № А40−74 313/13 — ссылка
12
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 марта 2014 г. по делу № А60−38 763/2013 — ссылка
Автор: Станишевский Александр Игоревич
Источник: Блог Адвоката Александра Станишевского
Интересное из блога
Предыдущая Публикация
NoCode & LowCode: Авторское право — Приложения и Сайты
Относятся ли NoCode и LowCode разработки к объектам авторского права? Также касаемся вопроса о месте интернет-сайтов в авторском праве
Следующая Публикация
Даркнет: Преступление и Наказание, Hydra и Суды — Часть 3
Легально ли находиться в даркнете? Что в даркнете законно, а что — преступно? Адвокатское исследование размытых криминальных границ даркнета